引言
定牌加工的英文表述為Original Equipment Manufacturer（英文簡稱為“OEM”），是指境內(nèi)的出口加工企業(yè)接收境外委托方的委托，按境內(nèi)委托方指定的商標(biāo)生產(chǎn)產(chǎn)品并將全部商品全部交付境外委托方在境外銷售，境外委托方向境內(nèi)加工方支付加工費(fèi)的一種貿(mào)易方式。
在商標(biāo)法的范疇中，涉外定牌加工行為是否屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)性使用，長期以來在理論與實(shí)務(wù)中均存在較大的爭議。若這一行為不屬于商標(biāo)性使用，那么涉外定牌加工將不會構(gòu)成侵權(quán)商標(biāo)，反之則有可能構(gòu)成。由于代加工是我國出口貿(mào)易的重要一環(huán)，對于涉外定牌加工行為性質(zhì)的認(rèn)定將極大地影響我國出口貿(mào)易活動，因此這一問題不僅是一個法律問題，更是一個與經(jīng)濟(jì)活動緊密聯(lián)系的政策性問題。
對于涉外定牌加工行為性質(zhì)的認(rèn)定，最高人民法院從“PRETUL”鎖案”到“東風(fēng)”柴油機(jī)配件案再到“HONDA”摩托車案，其司法觀點(diǎn)卻發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，準(zhǔn)確掌握最高人民法院的觀點(diǎn)，對于出口加工貿(mào)易企業(yè)如何開展代工業(yè)務(wù)具有重要的指導(dǎo)意義。
一、最高人民法院對于涉外定牌加工行為性質(zhì)的認(rèn)定
（一）“PRETUL”鎖案
1. 基本案情（【2014】民提字第38號）
萊斯公司于2010年3月27日受讓取得了第3071808號“PRETUL及橢圓圖形”商標(biāo)專用權(quán)，該商標(biāo)核定使用的商品范圍為第6類，包括五金鎖、掛鎖等。儲伯公司設(shè)立于墨西哥，并于2002年11月27日在墨西哥注冊了“PRETUL”商標(biāo)，核定使用商品同樣包括鎖。2010年8月10日，儲伯公司與亞環(huán)公司簽訂了銷售合同，約定亞環(huán)公司供給儲伯公司掛鎖。2010年12月、2011年1月，寧波海關(guān)分別查扣亞環(huán)公司自該海關(guān)出口至墨西哥的228箱684打和3411箱10233打被控侵權(quán)掛鎖。2011年1月萊斯公司向?qū)幉ㄊ兄性禾崞鹪V訟，請求亞環(huán)公司停止侵權(quán)并賠償其經(jīng)濟(jì)損失。案件審理過程中，2011年3月24日儲伯公司出具一份商標(biāo)授權(quán)申明，稱該公司系墨西哥注冊商標(biāo)“PRETUL”的合法所有人，該公司申明亞環(huán)公司生產(chǎn)的標(biāo)有“PRETUL”商標(biāo)的所有型號的掛鎖均是根據(jù)該公司的授權(quán)而生產(chǎn)，并全部出口墨西哥。該案一審法院認(rèn)定在產(chǎn)品上標(biāo)注了與萊斯公司注冊商標(biāo)“PRETUL及橢圓圖形”相同的標(biāo)識的產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán)，而對于標(biāo)注了“PRETUL”商標(biāo)的產(chǎn)品，因商標(biāo)與萊斯公司的注冊商標(biāo)不同，且不在中國境內(nèi)銷售不會造成混淆，因此這部分產(chǎn)品不侵權(quán)。二審浙江省高院認(rèn)為亞環(huán)公司出口的所有產(chǎn)品均構(gòu)成侵權(quán)，最終該案經(jīng)最高院一錘定音認(rèn)為亞環(huán)在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為，既然該行為不屬于商標(biāo)性使用自然不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
2. 最高法院觀點(diǎn)
亞環(huán)公司受儲伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“pretul”相關(guān)標(biāo)識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標(biāo)識不會在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識別功能，不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)志的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可性能。商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)識，其基本功能在于商標(biāo)的識別性，亞環(huán)公司依據(jù)儲伯公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)“pretul”標(biāo)志的行為，在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能。因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。
（二）“東風(fēng)”柴油機(jī)配件案
1.基本案情（【2016】最高法民再339號 ）
上柴公司系“東風(fēng)”系列圖文注冊商標(biāo)的專用權(quán)人，其第100579號注冊商標(biāo)注冊于1962年， 經(jīng)過上柴公司60年的連續(xù)使用及大量的廣告宣傳，在市場上享有較高知名度和商業(yè)信譽(yù)。2013年10月1日，常佳公司與印尼PT ADI公司簽訂了一份委托書，委托常佳公司依據(jù)其在印尼擁有的“DONGFENG（東風(fēng)）”商標(biāo)及標(biāo)志，生產(chǎn)柴油機(jī)及柴油機(jī)組件，出口至進(jìn)出口商，但僅可以在印度尼西亞銷售，該委托有效期至2017年1月19日。2013年10月8日，常佳公司向常州海關(guān)申報(bào)出口至印度尼西亞的柴油機(jī)配件。上柴公司以常佳公司申報(bào)出口的該批柴油機(jī)配件涉嫌侵犯上柴公司的注冊商標(biāo)權(quán)為由，向常州海關(guān)提出扣留申請。2013年11月27日，上柴公司以常佳公司出口的貨侵犯其商標(biāo)專用權(quán)為由，向常州市中級人民法院提起訴訟，一審法院認(rèn)定常佳公司不構(gòu)成侵權(quán)，上柴公司不服向江蘇省高級人民法院提起訴訟，二審法院經(jīng)審理認(rèn)為常佳公司構(gòu)成侵權(quán)并依法撤銷一審判決。常佳公司對二審判決不服，依法向最高人民法院申請?jiān)賹彛罡呷嗣穹ㄔ航?jīng)過再審，支持了常佳公司的再審申請理由，認(rèn)定常佳公司不構(gòu)成侵權(quán)。
2.最高法院觀點(diǎn)
商標(biāo)的本質(zhì)屬性是其識別性或指示性，基本功能是用于區(qū)分商品或者服務(wù)的來源。一般來講，不用于識別或區(qū)分來源的商標(biāo)使用行為，不會對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤導(dǎo)或引發(fā)混淆，以致影響商標(biāo)發(fā)揮指示商品或服務(wù)來源的功能，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的侵權(quán)行為。根據(jù)原審法院查明的事實(shí)，常佳公司與印尼PTADI公司簽訂委托書接受該公司委托，依據(jù)印尼PTADI公司合法擁有的商標(biāo)權(quán)生產(chǎn)柴油機(jī)及柴油機(jī)組件，并將產(chǎn)品完全出口至印度尼西亞銷售。在常佳公司加工生產(chǎn)或出口過程中，相關(guān)標(biāo)識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標(biāo)在國內(nèi)市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。考慮到定牌加工是一種常見的、合法的國際貿(mào)易形式，除非有相反證據(jù)顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務(wù)，其受托加工行為對上柴公司的商標(biāo)權(quán)造成了實(shí)質(zhì)性的損害，一般情況下不應(yīng)認(rèn)定其上述行為侵害了上柴公司的商標(biāo)權(quán)。
……就本案而言，常佳公司作為定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工業(yè)務(wù)時，已經(jīng)審查了相關(guān)權(quán)利證書資料，充分關(guān)注了委托方的商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)。在印度尼西亞相關(guān)司法機(jī)構(gòu)判決相關(guān)商標(biāo)歸屬上柴公司期間，還就其時的定牌加工行為與上柴公司溝通并簽訂協(xié)議，支付了適當(dāng)數(shù)額的補(bǔ)償費(fèi)用?？梢姡＜压窘邮芪袕氖露ㄅ萍庸I(yè)務(wù)，對于相關(guān)商標(biāo)權(quán)利狀況已經(jīng)適當(dāng)履行了審慎適當(dāng)?shù)淖⒁饬x務(wù)。
……即便綜合國際貿(mào)易現(xiàn)實(shí)需要進(jìn)行綜合衡量，也沒有足夠理由認(rèn)定常佳公司從事涉案定牌加工行為已對上柴公司造成實(shí)質(zhì)損害，并進(jìn)而有必要作為商標(biāo)法意義上的侵權(quán)行為予以認(rèn)定。
（三）“HONDA”摩托車案
1.基本案情（【2019】最高法民再138號）
本田株式會社是一家專業(yè)生產(chǎn)摩托車等產(chǎn)品的大型跨國公司，其最早于1988年5月30日即注冊了第314940號“HONDA”商標(biāo)，核定商品類別為12類包括車輛等，此后其還獲得了503699號、第1198975號注冊商標(biāo)，核定使用商品類別均為12類包括車輛等。2016年4月3日恒勝鑫泰公司與美華公司簽訂了一份涉外定牌加工合同，由美華公司向恒勝鑫泰公司訂購220套摩托車散件，品牌為HONDAKIT。其中“HONDAKIT”商標(biāo)系緬甸公民ThetMonAung于2016年6月23日在緬甸獲得核準(zhǔn)注冊，核定使用商品類別包括車輛等。恒勝集團(tuán)公司系恒勝鑫公司的控股母公司，涉案的產(chǎn)品由恒勝集團(tuán)公司制造，并由恒勝鑫公司辦理出口事宜。恒勝公司生產(chǎn)加工涉案的產(chǎn)品獲得了“HONDAKIT”商標(biāo)權(quán)利人的授權(quán)。2016年6月30日昆明海關(guān)查扣了涉案產(chǎn)品，涉案摩托車上使用的“HONDAKIT”及圖形標(biāo)識，突出增大“HONDA”文字部分，縮小“KIT”文字部分，同時將H字母和類似羽翼形狀部分標(biāo)以紅色，遂向本田株式會社發(fā)出了確權(quán)通知書。本田株式會社認(rèn)定恒勝集團(tuán)公司與恒勝鑫公司的行為對其構(gòu)成侵權(quán)，遂向云南省德宏傣族景頗族自治州中級人民法院提起訴訟。該案一二審法院的觀點(diǎn)截然想法，一審法院認(rèn)定兩被告構(gòu)成侵權(quán)，二審法院認(rèn)為兩被告不構(gòu)成侵權(quán)。本田株式會社公司不服二審判決，向最高人民法院提起再審，再審法院經(jīng)審理最終認(rèn)定涉外定牌加工行為也屬于商標(biāo)性使用，兩被告構(gòu)成侵權(quán)。
2.最高法院觀點(diǎn)
商標(biāo)使用行為是一種客觀行為，通常包括許多環(huán)節(jié)，如物理貼附、市場流通等等，是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)的使用”應(yīng)當(dāng)依據(jù)商標(biāo)法作出整體一致解釋，不應(yīng)該割裂一個行為而只看某個環(huán)節(jié)，要防止以單一環(huán)節(jié)遮蔽行為過程，要克服以單一側(cè)面代替行為整體。商標(biāo)使用意味著使某一個商標(biāo)用于某一個商品，其可能符合商品提供者與商標(biāo)權(quán)利人的共同意愿，也可能不符合商品提供者與商標(biāo)權(quán)利人的共同意愿；某一個商標(biāo)用于某一個商品以至于二者合為一體成為消費(fèi)者識別商品及其來源的觀察對象，既可能讓消費(fèi)者正確識別商品的來源，也可能讓消費(fèi)者錯誤識別商品的來源，甚至?xí)霈F(xiàn)一些消費(fèi)者正確識別商品的來源，而另外一些消費(fèi)者錯誤識別商品的來源這樣錯綜復(fù)雜的情形。這些現(xiàn)象紛繁復(fù)雜，無不統(tǒng)攝于商標(biāo)使用，這些利益反復(fù)博弈，無不統(tǒng)轄于商標(biāo)法律。因此，在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標(biāo)注方式或其他方式使用了商標(biāo)，只要具備了區(qū)別商品來源的可能性，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該使用狀態(tài)屬于商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)的使用”。
……本案中被訴侵權(quán)商品運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的經(jīng)營者即存在接觸的可能性。而且，隨著電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，即使被訴侵權(quán)商品出口至國外，亦存在回流國內(nèi)市場的可能。同時，隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國消費(fèi)者出國旅游和消費(fèi)的人數(shù)眾多，對于“貼牌商品”也存在接觸和混淆的可能性。
……恒勝鑫泰公司、恒勝集團(tuán)公司主張，恒勝集團(tuán)公司獲得了緬甸公司的商標(biāo)使用授權(quán)，因此不構(gòu)成侵權(quán)。對此，應(yīng)予指出，商標(biāo)權(quán)作為知識產(chǎn)權(quán)，具有地域性，對于沒有在中國注冊的商標(biāo)，即使其在外國獲得注冊，在中國也不享有注冊商標(biāo)專用權(quán)，與之相應(yīng)，中國境內(nèi)的民事主體所獲得的所謂“商標(biāo)使用授權(quán)”，也不屬于我國商標(biāo)法保護(hù)的商標(biāo)合法權(quán)利，不能作為不侵犯商標(biāo)權(quán)的抗辯事由。因此，二審法院認(rèn)為“恒勝集團(tuán)公司生產(chǎn)涉案產(chǎn)品經(jīng)過緬甸商標(biāo)權(quán)利人合法授權(quán)”，適用法律錯誤，本院予以糾正。
二、對最高院關(guān)于涉外定牌加工行為性質(zhì)認(rèn)定關(guān)系的分析
從最高院在前述案件的司法觀點(diǎn)來看，最高院對于涉外定牌加工行為是否屬于商標(biāo)性使用的觀點(diǎn)，已經(jīng)發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。在“PRETUL”鎖案和“東風(fēng)”柴油機(jī)配件案中，最高院認(rèn)為涉外定牌加工的行為不構(gòu)成商標(biāo)性使用，其認(rèn)定邏輯如下：（1）商標(biāo)的本質(zhì)屬性在于識別性或者指示性，即區(qū)分商品或者服務(wù)的來源；（2）構(gòu)成商標(biāo)性使用的前提在于發(fā)揮商標(biāo)的識別性功能；（3）發(fā)揮商品的識別性功能的前提在于相關(guān)公眾能夠接觸到標(biāo)識商標(biāo)的商品；（4）由于涉外定牌加工的商品全部出口，因此相關(guān)公眾無法接觸到標(biāo)識商標(biāo)的商品；（5）因此無法發(fā)揮商標(biāo)的識別性功能，所以涉外定牌加工的行為不構(gòu)成商標(biāo)性使用。司法實(shí)踐中直到“HONDA”摩托車案以前，最高院在一定時期內(nèi)對于涉外定牌加工的觀點(diǎn)也較為統(tǒng)一，也即認(rèn)為商標(biāo)標(biāo)識的產(chǎn)品不在中國境內(nèi)銷售，因此該商標(biāo)標(biāo)識不具有識別商品來源的意義。在“東風(fēng)”柴油機(jī)配件案中，對于涉外定牌加工行為是否會構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，最高院同時還認(rèn)為需要考察受托人是否盡到了合理的注意義務(wù)，即國內(nèi)加工企業(yè)對境外委托人在境外是否享有注冊商標(biāo)專用權(quán)或者取得合法授權(quán)許可應(yīng)當(dāng)進(jìn)行必要的審查，其未盡到審查或合理注意義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定國內(nèi)加工企業(yè)存在過錯，其定牌加工行為亦可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
而在“HONDA”摩托車案中最高院一改以往的觀點(diǎn)，認(rèn)為在生產(chǎn)加工的產(chǎn)品上使用了商標(biāo)，只要該商標(biāo)具備了區(qū)別商品來源可能性，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該商標(biāo)使用狀態(tài)屬于商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)使性用?！痹谏虡?biāo)使用的過程中，識別商品來源的相關(guān)公眾除了商品的直接消費(fèi)者外，還包括與貼牌商品銷售密切相關(guān)的經(jīng)營者，在定牌加工的場景下貼牌商品運(yùn)輸環(huán)節(jié)的經(jīng)營者既存在接觸商品的可能性。此外，該案最高院還從貿(mào)易全球化的視角對涉外定牌加工商品存在被國內(nèi)消費(fèi)者接觸并可能導(dǎo)致混淆進(jìn)行了闡述，理由主要有兩點(diǎn)：第一、隨著跨國電子商務(wù)的發(fā)展，即便是貼牌商品出口至國外也存在回流國內(nèi)市場的可能性；第二、隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，跨境旅游消費(fèi)的中國人越來越多，因此即便是貼牌商品在國外也能夠被國內(nèi)消費(fèi)者接觸到。所以最高院最終改變了“涉外定牌加工”的產(chǎn)品不在中國市場流通不會導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆的觀點(diǎn)，認(rèn)為這一行為同樣屬于商標(biāo)性使用。在“HONDA”案中，由于恒勝鑫泰公司、恒勝集團(tuán)公司在涉案的摩托車產(chǎn)品上突出使用“HONDA”文字能夠造成相關(guān)公眾混淆，因此構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
此外，最高院在“HONDA”摩托車案中，特別強(qiáng)調(diào)了一點(diǎn)“法律適用上，要維護(hù)法律制度的統(tǒng)一性，不能把某種貿(mào)易方式（如本案爭議的涉外定牌加工方式）簡單地固化為不侵犯商標(biāo)權(quán)的除外情形，否則就違背了商標(biāo)法上商標(biāo)侵權(quán)判斷的基本規(guī)則，這是必須加以澄清和強(qiáng)調(diào)的問題”?？梢姡瑢τ谏嫱舛ㄅ萍庸ば袨榈男再|(zhì)，自“HONDA”摩托車案始需要以一種新的視角來認(rèn)定，需要回歸到商標(biāo)侵權(quán)判定的基本法理，從受托人的行為是否會導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆上來分析和判斷，而不應(yīng)一概認(rèn)定“涉外定牌加工”行為不構(gòu)成侵權(quán)。
三、“HONDA”摩托車案對從事代工企業(yè)的啟示
自“HONDA”摩托車案后，對于從事代工業(yè)務(wù)的企業(yè)在接受海外訂單時，除了需要審查其在代工產(chǎn)品上貼附的商標(biāo)是否有境外商標(biāo)權(quán)利人合法的授權(quán)外，還需要審查該商標(biāo)是否與國內(nèi)的注冊商標(biāo)構(gòu)成權(quán)利沖突。尤其是對于在國內(nèi)特定產(chǎn)品類別上已經(jīng)具備較高知名度的商標(biāo)，代加工企業(yè)需要盡到合理的避讓義務(wù)，畢竟“涉外定牌加工”不再成為其不構(gòu)成侵權(quán)的“免死金牌”。對于商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，企業(yè)需要善于利用公開的商標(biāo)檢索系統(tǒng)，做好侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)排查，以免在商標(biāo)這個問題上“栽了跟頭”。
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