推薦閱讀：從“東風(fēng)”案 猜涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)界定規(guī)則走向
最高法院PRETUL案再審判決對基層商標(biāo)執(zhí)法可能的影響
黃璞琳有關(guān)商標(biāo)法的文章與資料（三）（持續(xù)更新中…）
——————
翻烙餅？最高法院就本田訴恒勝侵害HONDA商標(biāo)權(quán)案再審判決評述
黃璞琳
【案件名稱】再審申請人本田技研工業(yè)株式會社與被申請人重慶恒勝鑫泰貿(mào)易有限公司、重慶恒勝集團有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案
【裁判文書】
再審判決：最高人民法院(2019)最高法民再138號《民事判決書》（2019年9月23日）（審判長林廣海、審判員秦元明、審判員馬秀榮）。
二審判決：云南省高級人民法院(2017)云民終800號民事判決。
一審判決：云南省德宏傣族景頗族自治州中級人民法院(2016)云31民初52號民事判決。
裁判文書見：判決速遞 | 最高院最新司法觀點：涉外定牌加工行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)
【裁判要點】最高人民法院再審判決認為：1.恒勝鑫泰公司、恒勝集團公司的被訴侵權(quán)行為屬于涉外定牌加工。商標(biāo)法第四十八條規(guī)定的“用于識別商品來源”指的是商標(biāo)使用人的目的在于識別商品來源,包括可能起到識別商品來源的作用和實際起到識別商品來源的作用。在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標(biāo)注方式或其他方式使用了商標(biāo),只要具備了區(qū)別商品來源的可能性,就應(yīng)當(dāng)認定該使用狀態(tài)屬于商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)的使用”。2.本案中相關(guān)公眾除被訴侵權(quán)商品的消費者外,還應(yīng)該包括與被訴侵權(quán)商品的營銷密切相關(guān)的經(jīng)營者。本案中被訴侵權(quán)商品運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的經(jīng)營者即存在接觸的可能性。而且,隨著電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,即使被訴侵權(quán)商品出口至國外,亦存在回流國內(nèi)市場的可能。同時,隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,中國消費者出國旅游和消費的人數(shù)眾多,對于“貼牌商品”也存在接觸和混淆的可能性。3.商標(biāo)法規(guī)定的“容易導(dǎo)致混淆的”一語,指的是如果相關(guān)公眾接觸到被訴侵權(quán)商品,有發(fā)生混淆的可能性,并不要求相關(guān)公眾一定實際接觸到被訴侵權(quán)商品,也并不要求混淆的事實確定發(fā)生。本案被訴侵權(quán)行為構(gòu)成商標(biāo)的使用,亦具有造成相關(guān)公眾混淆和誤認的可能性,容易讓相關(guān)公眾混淆。4.通過司法解決糾紛,在法律適用上,要維護法律制度的統(tǒng)一性,不能把某種貿(mào)易方式(如本案爭議的涉外定牌加工方式)簡單地固化為不侵犯商標(biāo)權(quán)的除外情形,否則就違背了商標(biāo)法上商標(biāo)侵權(quán)判斷的基本規(guī)則。5.恒勝鑫泰公司、恒勝集團公司的被訴涉外定牌加工行為構(gòu)成侵害本田株式會社注冊商標(biāo)專用權(quán),依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任。
——————
【璞評】
從2012年無印良品案，到2015年P(guān)RETUL案、2017年“東風(fēng)”柴油機案，再到今年“HONDAKIT”摩托車散件案，最高人民法院有關(guān)涉外定牌加工中標(biāo)志貼附行為是否構(gòu)成中國境內(nèi)商標(biāo)使用行為的裁判觀點，由“不構(gòu)成”至“構(gòu)成”，完完整整地翻了次烙餅！相關(guān)行業(yè)經(jīng)營者的法律預(yù)期，得重新規(guī)整了。BUT，BUT，最高人民法院或者全國人大常委會下次會不會再翻一次烙餅?zāi)?？?/span>
定牌加工產(chǎn)品是由定牌委托方以自己的名義向消費者、用戶提供，定牌加工方僅是向定牌委托方提供該產(chǎn)品。定牌加工方并不直接向消費者、用戶承擔(dān)產(chǎn)品生產(chǎn)者銷售者責(zé)任（包括產(chǎn)品質(zhì)量等責(zé)任），而是由定牌委托方直接向消費者、用戶承擔(dān)產(chǎn)品生產(chǎn)者銷售者責(zé)任。定牌加工方的商標(biāo)標(biāo)志貼附行為，與其產(chǎn)品制造中的其他行為一樣，都是應(yīng)定牌委托方要求實施的。定牌加工產(chǎn)品上貼附的相關(guān)商標(biāo)標(biāo)志，所指示的商品來源是體現(xiàn)定牌委托方的意圖。定牌加工方的標(biāo)志貼附行為，是定牌委托方商標(biāo)使用行為的幫助行為。我國《商標(biāo)法》第五十七條第一項和第二項所指的“在商品上使用商標(biāo)”行為，與該條第六項的“幫助”行為是有區(qū)別的。定牌加工行為，不應(yīng)當(dāng)認定為《商標(biāo)法》第五十七條第一項和第二項所指的“在商品上使用商標(biāo)”行為。
基于電子商務(wù)導(dǎo)致涉外定牌加工產(chǎn)品出口至境外市場后，回流國內(nèi)市場的可能性，以及中國消費者出國旅游和消費接觸到出口至境外市場的涉外定牌加工產(chǎn)品的可能性，就認定涉外定牌加工中的標(biāo)志貼附及出口行為在中國境內(nèi)市場起到識別商品來源的作用？此裁判思路，還是值得進一步論證：1.跨境電子商務(wù)導(dǎo)致境外產(chǎn)品進入中國市場時，相關(guān)產(chǎn)品上貼附的商標(biāo)標(biāo)志在中國境內(nèi)市場起到識別商品來源功能的，是跨境電子商務(wù)中“進口”行為導(dǎo)致，與該境外產(chǎn)品是否在中國境內(nèi)生產(chǎn)并無商標(biāo)法上的關(guān)系，不能據(jù)此得出在中國境內(nèi)的涉外定牌加工行為構(gòu)成在中國境內(nèi)商標(biāo)使用行為之結(jié)論。2. 中國消費者出國旅游和消費接觸到品牌商品，包括中國境內(nèi)生產(chǎn)出口至境外市場的涉外定牌加工產(chǎn)品及其他中國出口商品，也包括中國境外生產(chǎn)的商品。此情形下，中國消費者在境外市場接觸到品牌商品時，相關(guān)商品上商標(biāo)所具備的商品來源識別功能，是指向該境外市場上的商品來源識別功能，而非指向中國境內(nèi)市場，同樣不能據(jù)此得出在中國境內(nèi)的涉外定牌加工行為構(gòu)成在中國境內(nèi)商標(biāo)使用行為之結(jié)論。
另外，從對外貿(mào)易政策角度來看，將涉外定牌加工行為認定為在中國境內(nèi)的商標(biāo)使用行為，對我國的對外加工貿(mào)易發(fā)展，以及我國品牌創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是利大于弊，還是弊大于利？將涉外定牌加工行為排除在中國境內(nèi)的商標(biāo)使用行為之外，就一定會損害我國品牌創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展嗎？個人覺得，最高法院有關(guān)“HONDAKIT”摩托車散件案的裁判思路，并不一定整體上有利于我國現(xiàn)階段的對外貿(mào)易發(fā)展與相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
聯(lián)系客服
